18.5: Marcas
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Objetivos de aprendizaje
- Entender qué es una marca y por qué merece protección.
- Sepa por qué algunas “marcas” pueden no ser elegibles para la protección de marcas, y cómo obtener protección de marca para aquellos que lo son.
- Explique qué son “desenfoque” y “empañamiento” y qué remedios tiene a su disposición el titular de la marca.
Definiciones de Marcas
Una marca comercial se define en la Ley Federal Lanham de 1946 como “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptada y utilizada por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los productos fabricados o vendidos por otros” 15 Código de Estados Unidos, Sección 1127.
Ejemplos de marcas conocidas son Coca-Cola, Xerox y Apple. Se utiliza una marca de servicio en la venta o publicidad de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de otras. Ejemplos de marcas de servicio son McDonald's, BP y Hilton. Se utiliza una marca de certificación en relación con muchos productos “para certificar el origen regional o de otro tipo, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características de dichos bienes o servicios o que el trabajo o trabajo sobre los bienes o servicios fue realizado por miembros de un sindicato u otro organización.” Ejemplos son el Sello de Aprobación de Good Housekeeping y UL (Underwriters Laboratories, Inc., marca de aprobación). A diferencia de otras formas de marca registrada, el propietario de la marca de certificación (por ejemplo, Good Housekeeping o la marca FSC del Forest Stewardship Council) no es el propietario del producto subyacente.
Alcance de la protección de marcas
Tipos de Marcas
Las marcas comerciales y otros tipos de marcas pueden consistir en palabras y frases, imágenes, símbolos, formas, números, letras, lemas y sonidos. Las marcas son parte de nuestro mundo cotidiano: los sonidos de una cadena de radio o televisión que se anuncia a sí misma (NBC, BBC), la forma de una botella de whisky (Haig & Haig's Pinch Bottle), una serie de iniciales (GE, KPMG, IBM), o el gruñido de advertencia de un animal (león de MGM).
Limitaciones a las Marcas
Si bien abundan las marcas, la ley limita los sujetos que pueden caer en alguna de las categorías definidas. No todas las palabras, formas o símbolos estarán protegidos en una acción de infracción. Para calificar para la protección, una marca debe ser utilizada para identificar y distinguir. Los tribunales emplean una prueba de cuatro partes: 1) ¿Es la marca tan arbitraria y fantasiosa que merece la más amplia protección? 2) ¿Es lo suficientemente “sugestivo” como para justificar la protección sin prueba de significado secundario? 3) ¿Es “descriptivo”, lo que justifica la protección si se prueba un significado secundario? (4) ¿La marca es genérica y por lo tanto inprotegible?
Estas pruebas no tienen respuestas mecánicas; exigen juicio. Algunas marcas son totalmente fantasiosas, identifican claramente el origen de las mercancías y las distinguen de otras, Kodak, por ejemplo. Otras marcas pueden no ser tan arbitrarias pero, sin embargo, pueden ser distintivas, ya sea cuando se adoptan o como resultado de la publicidad, por ejemplo, Crest, como el nombre de una pasta de dientes.
Las marcas que son meramente descriptivas del producto tienen derecho a protección sólo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un significado secundario. Este término refleja un proceso de identificación sobre la marca en la mente pública con el originador del producto. El Holiday Inn se consideró inicialmente demasiado descriptivo: una posada donde la gente podría ir de vacaciones. Pero con el tiempo, los viajeros llegaron a identificar la fuente del Gran Signo y el nombre Holiday Inn como Holiday Inn Corporation en Memphis, y se le otorgó un significado secundario. Holiday Inn podría así proteger su marca contra otros posaderos, hoteleros y demás; sin embargo, la protección de marca registrada para las palabras Holiday Inn se limitaba al negocio de hoteles y moteles de la corporación, y a ningún otro.
Es posible que ciertas palabras y frases no califiquen en absoluto para la protección de marcas comerciales. Estos incluyen términos genéricos como “escoba de paja” (para una escoba hecha de paja) y palabras ordinarias como “comida rápida”. En un caso, un tribunal federal de apelaciones sostuvo que la palabra “Lite” es genérica y no puede ser protegida por un fabricante de cerveza para describir una cerveza baja en calorías. Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5 (1er Cir. 1981). El esfuerzo de Donald Trump para marcar “¡Estás despedido!” y el deseo de Paris Hilton de marcar “¡Eso es caliente!” también fueron descartados por ser genéricos.
No se aceptarán palabras engañosas para el registro. Así, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO) negó el registro a la palabra Vynahyde porque sugería que el material plástico al que se aplicaba provenía de piel animal. Los términos geográficos son palabras descriptivas y no pueden usarse como marcas protegidas a menos que hayan adquirido un significado secundario, como Hershey cuando se usa para chocolates. (Los chocolates de Hershey's se hacen en Hershey, Pensilvania). Un diseño que refleja un estilo común no puede ser protegido en una marca para excluir otros diseños similares en la misma tradición. De esta manera los tribunales han dictaminado que un patrón de platería que es un “rasgo funcional” del “estilo barroco” no califica para la protección de marcas. Por último, la Ley Lanham niega el registro federal a ciertas marcas que se encuentran dentro de categorías de palabras y formas, entre ellas las siguientes: la bandera; el nombre, retrato o firma de cualquier persona viva sin consentimiento, o de un presidente estadounidense fallecido durante la vida de su viuda; e inmoral, engañosa o asunto escandaloso (en una época anterior, a la frase “Bubby Trap” para sostenes se le negó el registro).
Dilución, deslustre y desenfoque
En virtud de la Ley federal de dilución de marcas de 1995, las empresas con marcas que diluyan el valor de una marca senior pueden ser responsables de los daños y perjuicios. El acto establece que los propietarios de marcas de valor significativo tienen derechos de propiedad que no deben ser erosionados, borrosos, empañados o diluidos de ninguna manera por otro. Pero como demandante, el titular de la marca deberá demostrar (1) que se trata de una marca famosa, (2) que el uso de una marca similar es comercial, y (3) que dicho uso provoca dilución de la calidad distintiva de la marca. Así, un fabricante de camisetas que promocione una camisa roja y blanca con la marca Buttweiser puede ser responsable ante Anheuser-Busch, o un sitio pornográfico llamado Candyland podría ser responsable ante Parker Brothers, la compañía de juegos de mesa. Ya se han presentado casos interesantes bajo este acto, entre ellos un caso presentado por Victoria's Secret contra una pequeña tienda para adultos en Kentucky llamada Victor's Little Secret. Observe que a diferencia de la mayoría de las leyes de marcas anteriores, el propósito no es proteger al consumidor de la confusión en cuanto a la fuente u origen de los bienes o servicios que se venden; por ejemplo, nadie que vaya al sitio de Candyland pensaría que Parker Brothers era la fuente.
Adquisición de derechos de marca
Por primera vez en más de cuarenta años, el Congreso, en 1988, cambió la forma en que se pueden asegurar las marcas. Bajo la Ley Lanham, el medio fundamental para obtener una marca era a través del uso. El fabricante o distribuidor en realidad debe haber colocado la marca en su producto, o en exhibiciones, etiquetas, contenedores de envío, anuncios y similares relacionados, y luego haber comenzado a vender el producto. Si el producto se vendía en el comercio interestatal, la marca tenía derecho a la protección bajo la Ley Lanham (o si no, a la protección bajo el common law del estado en el que se vendió el producto).
En virtud de la Ley de Revisión de la Ley de Marcas de 1988, que entró en vigor en 1989, las marcas pueden obtenerse de forma anticipada registrando ante la PTO la intención de utilizar la marca dentro de los seis meses (el solicitante puede obtener prórrogas de hasta treinta meses más para poner en uso la marca). Una vez obtenida, la marca quedará protegida por diez años (antes de la revisión de 1988, una marca federal permaneció vigente por veinte años); si después de ese tiempo la marca aún se está utilizando, se podrá renovar el registro. Obtener un registro de marca se encuentra entre la obtención de patentes y la obtención de derechos de autor en dificultad. El PTO no registrará rutinariamente una marca; busca en sus registros para asegurarse de que la marca cumple con varias pruebas estatutarias y no infringe otra marca. Quienes sientan que sus propias marcas resultarían perjudicadas por el registro de una marca propuesta podrán presentar un procedimiento de oposición ante la PTO. Hasta 1990, la oficina recibía alrededor de 77 mil solicitudes cada año. Con el cambio de procedimiento, algunos expertos predijeron que las solicitudes aumentarían en un 30 por ciento.
En muchos países extranjeros, no es necesario mostrar el uso para obtener el registro de marca. Es común que algunas personas en estos países registren marcas que esperan que sean valiosas para poder vender el derecho de usar la marca a la empresa que estableció el valor de la marca. Las empresas que esperan comercializar en el extranjero deben registrar sus marcas con anticipación.
Pérdida de Derechos
Los propietarios de marcas pueden perder sus derechos si abandonan la marca, si expira una patente o derechos de autor en los que se basa la marca, o si la marca se vuelve genérica. Se abandona una marca si una empresa sale del negocio y deja de vender el producto. Algunas marcas se basan en patentes de diseño; cuando la patente expira, no se permitirá al titular de la patente extender la duración de la patente argumentando que el diseño o nombre vinculado con el diseño es una marca registrable.
La dificultad más extendida a la que se enfrenta un titular de una marca es la perspectiva de un éxito excesivo: si una marca llega a representar genéricamente al propio producto, puede perder exclusividad en la marca. Ejemplos famosos son aspirina, escaleras mecánicas y celofán. La amenaza es continua. Los titulares de marcas pueden protegerse de que sus marcas se vuelvan genéricas de varias maneras.
- Utilizar un término descriptivo junto con la marca. Mira en un frasco de Vaselina y verás que la etiqueta se refiere al contenido como vaselina de vaselina.
- Protestar el uso genérico de la marca en todas las publicaciones escribiendo cartas y sacando anuncios publicitarios.
- Siempre ponga las palabras Marca, Marca Registrada o el símbolo® (que significa “registrado”) junto a la propia marca, que debe estar en mayúscula.
Llave para llevar
La protección de marcas es federal, según la Ley Lanham. La marca de logotipos, nombres y productos corporativos es esencial para el éxito empresarial, y comprender las marcas comerciales es fundamental para la marca. Una “marca” debe ser distintiva, arbitraria o imaginaria para merecer protección: esto quiere decir que no debe ser genérica o descriptiva. Las marcas pueden ser palabras, símbolos, imágenes, lemas, sonidos, frases e incluso formas. En Estados Unidos, los derechos sobre las marcas se obtienen por registro e intención de uso en el comercio y deben renovarse cada diez años.
Ejercicios
- ¿Cómo protegerá Google su marca registrada, suponiendo que la gente comience a usar “google” como sustituto del verbo de “búsqueda en Internet”, al igual que la gente comenzó a usar la palabra “celofán” para todas las marcas de envoltorio de plástico?
- Haga una pequeña cantidad de búsquedas en la web y averigüe qué es la protección de la “imagen comercial” y en qué se diferencia de la protección de marcas comerciales.
- LexisNexis es una marca para una colección de bases de datos ofrecida por Mead Data Central. Lexus es un automóvil de alta gama. ¿Lexus puede lograr que Mead Data Central deje de usar “Lexis” como marca?