23.6: Marcas

Una marca comercial es cualquier palabra, nombre, logotipo, lema, dispositivo, sonido, color o símbolo gráfico utilizado por un fabricante o vendedor para distinguir sus productos. El propósito principal de una marca es garantizar la genuinidad de un producto. En efecto, la marca es el sustituto comercial de la propia firma. Para recibir protección federal, una marca debe ser (1) distintiva y no meramente descriptiva, (2) pegada a un producto que realmente se vende en el mercado, y (3) registrada en la USPTO.

Símbolo Asociado a Marcas	Significado
®	La marca está registrada oficialmente ante la USPTO
™	La marca no está registrada en la USPTO y se utiliza con productos
SM	La marca no está registrada en la USPTO y se utiliza con los servicios

La Ley Lanham protege las marcas registradas. A diferencia de los derechos de autor y las patentes, las marcas pueden durar para siempre y no están sujetas a la restricción de tiempo limitado de la Constitución. Dado que el objetivo del derecho de marcas es evitar la confusión del consumidor, el bien público se sirve mejor permitiendo a las empresas mantener sus marcas mientras los consumidores asocien una marca con un origen específico. En el momento en que ya no hacen esa asociación, sin embargo, la marca deja de existir.

Cuando se trata de marcas, la distinción es buena. Por lo tanto, una palabra inventada es el tipo de marca más fácil. En 1997, Larry Page y Sergey Brin estaban haciendo una lluvia de ideas sobre nombres para su nuevo motor de búsqueda en Internet, e inventaron la palabra “Google”, que es una obra de teatro sobre “googol” que significa 1 seguida de 100 ceros. Sentían que el nombre reflejaba su objetivo de organizar la asombrosa cantidad de información disponible en Internet. Las palabras comunes también pueden convertirse en marcas comerciales siempre que los consumidores las identifiquen con una fuente en particular. Por ejemplo, Amazon es el nombre del río más largo del mundo, pero también es el nombre de un minorista en línea. Dado que los consumidores ahora identifican a Amazon.com como un minorista en línea, el nombre puede ser una marca registrada.

Los nombres de las personas también pueden ser marcas registradas siempre que tengan presencia comercial. Con el tiempo, si los consumidores comienzan a identificar el nombre de una persona con su negocio, entonces el nombre ha adquirido un significado secundario y puede ser marca registrada. Por lo tanto, Sam Adams es una marca registrada para una cerveza, Ben & Jerry's es una marca registrada para helados y Ford es una marca registrada para vehículos motorizados.

Figura 23.1 Foto de Samuel Adams Beer Bottle
Figura 23.2 Foto de Ben & Jerry's Justice ReMix'd Ice Cream

Además de los nombres y logotipos, los eslóganes también pueden ser marcas registradas. Por ejemplo, “Built Ford Tough” y “Quick Picker Upper” son ambos lemas de marca registrada. Las marcas comerciales también pueden aplicarse a una combinación de palabras distintivas, logotipos y eslóganes. McDonald's tiene una marca registrada por su nombre, una marca registrada por sus “arcos dorados” y una marca registrada por su lema “lo estoy enamorando”. McDonald's también podría marcar la combinación de cómo esos tres elementos se muestran juntos en sus materiales publicitarios.

Por lo general, las marcas comerciales se otorgan para una categoría específica de productos. El mismo nombre a veces se puede usar para múltiples categorías de bienes. El nombre Delta es una marca comercial tanto para una aerolínea como para una marca de grifos. Dado que hay pocas posibilidades de que los consumidores confundan a una aerolínea con una marca de grifo, la ley de marcas permite estos registros duales.

Por otro lado, algunas marcas son tan fuertes que pueden dejar de registrarse incluso para una categoría de bienes completamente diferente. McDonald's es un buen ejemplo de ello. La marca McDonald's es una de las más fuertes del mundo y es reconocible al instante. En 1988, la cadena hotelera Quality Inns lanzó una nueva línea de moteles económicos llamada “McSleep”. McDonald's demandó, alegando infracción de marca registrada. McDonald's afirmó que los consumidores podrían estar confundidos y creer que McDonald's era el dueño de la cadena hotelera. Un juez federal estuvo de acuerdo y ordenó a Quality Inns cambiar el nombre de la cadena, cosa que hizo, por Sleep Inns.

Las marcas comerciales van más allá del nombre de una empresa o su logotipo. Un color puede ser registrado si es lo suficientemente fuerte como para crear una identificación del consumidor. El rosa, por ejemplo, es una marca registrada cuando Owens Corning lo usa para aislamiento de edificios. Todos los demás fabricantes de aislamiento deben usar diferentes colores. Los sonidos también pueden ser marcas registradas, como el rugido del león de MGM Studios. Los colores distintivos, los materiales, las texturas y la señalización de un viernes de Starbucks o T.G.I. se consideran vestimenta comercial y no se pueden copiar. Una forma única de botella también puede ser vestimenta comercial. La imagen comercial es la apariencia general y la imagen en el mercado de un producto o empresa comercial, incluyendo cualquier empaque, etiquetado, diseño y decoración. Curiosamente, los tribunales se han mostrado reacios a otorgar ciertos olores a la protección de marcas registradas, a pesar de que se puede argumentar que ciertas fragancias como Old Spice o CK One son distintivas.

Las empresas que prestan servicios pueden recibir protección de marca llamada marca de servicio. Instagram, por ejemplo, es una marca de servicio.

Una marca también se puede utilizar para demostrar que la certificación cumple con ciertos estándares, como el Sello de Aprobación de Good Housekeeping. La Organización Internacional de Normalización (ISO) y sus diversos estándares para la gestión de la calidad (ISO 9000) o calidad ambiental (ISO 14000). El Forest Stewardship Council (FSC) permite que su logotipo sea utilizado en productos de papel que provienen de bosques sustentables, mientras que ciertos alimentos pueden ser etiquetados como “Orgánicos” o “Comercio Justo” si cumplen con ciertos estándares establecidos por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Cada una de estas marcas es un ejemplo de una marca de certificación.

Por último, una marca puede representar la membresía en una organización, como la Liga Nacional de Fútbol, Girl Scouts of America, Chartered Financial Analyst o Realtor. A cada uno de estos se le conoce como una marca colectiva. Las reglas que se aplican a las marcas comerciales se aplican igualmente a las marcas de servicio, marcas colectivas y marcas de certificación.

La Ley Lanham excluye algunas categorías del registro de marcas, principalmente con fines de política pública. Obviamente, no se otorgarán marcas si son similares o idénticas a una marca ya otorgada. Al iniciar una nueva empresa, las empresas deben asegurarse de que el nombre de su negocio no esté ya registrado por otra persona. Las marcas tampoco pueden contener la bandera estadounidense, ningún símbolo del gobierno (como la Casa Blanca o los edificios del Capitolio), ni nada inmoral. Las marcas no pueden ser meramente descriptivas. Por lo tanto, a todos los restaurantes se les permite ofrecer una “Comida para niños”, pero solo McDonald's puede ofrecer una “Comida feliz”.

Una marca es válida siempre y cuando los consumidores crean que la marca está asociada con un productor u origen específico. Si la marca se refiere en su lugar a una clase de bienes, entonces la marca ya no existe. Este proceso se llama genericida. Muchas palabras hoy una vez comenzaron como marcas comerciales: horno, aspirina, escalera mecánica, termo, asfalto, cremallera, cerveza lite, Q-tip y yo-yo son todos ejemplos de marcas que ahora son genéricas y por lo tanto han perdido protección legal. Para evitar que se produzca el genericidio, los propietarios de marcas deben policial activamente su uso. Si las marcas se vuelven genéricas, los propietarios perderán el control de las marcas y el público (y los competidores) serán libres de usar esas palabras tal como usan hoy “aspirina” y “yo-yo”.

La infracción de marca registrada ocurre cuando alguien usa la marca de otra persona, ya sea completamente o en grado sustancial, cuando comercializa bienes o servicios sin el permiso del propietario de la marca. Cuando Apple lanzó por primera vez el iPhone, se enteró de que “iPhone” ya era una marca registrada perteneciente a Cisco para un teléfono utilizado para llamar a través de Internet. Para evitar la responsabilidad por infracción de marca registrada, Apple compró la marca a Cisco.

Los elementos de infracción de marca son:

• Distintividad (fuerza) de la marca del demandante;
• Similitud de las dos marcas;
• Similitud de bienes o servicios asociados con marcas;
• Similitud de las instalaciones/operaciones de las partes;
• Semejanza de la publicidad de las partes;
• La intención del demandado; y
• Prueba de confusión real.

Incluso si el propietario de una marca no cree que un uso similar de su marca conduzca a cualquier confusión del consumidor, puede proteger su marca a través de un concepto llamado dilución. La dilución de la marca se produce cuando la fuerza o efectividad de una marca se ve afectada por el uso de la marca por un producto no relacionado, a menudo difuminando el carácter distintivo de la marca o empañándola con una asociación poco sabrosa. Por ejemplo, cuando una tienda de novedades para adultos en Kentucky abrió como “Victor's Secret”, Victoria's Secret presentó una demanda de dilución en respuesta. Bajo los conceptos de dilución, el titular de la marca solo necesita mostrar una probabilidad de que su marca se diluya o empañe de alguna manera.

Las empresas o personas acusadas de infracción de marca pueden invocar varias defensas:

• Las marcas son suficientemente diferentes;
• Uso justo;
• Parodia;
• Comedia y sátira; y
• Abogacía al consumidor

Lo más obvio es argumentar que no se ha producido ninguna infracción porque las dos marcas son lo suficientemente diferentes como para que los consumidores no sean engañados. Por ejemplo, en 2002 Jeep demandó a General Motors por infringir lo que Jeep llamó su parrilla de marca registrada. La división Hummer de GM lanzó el H2 ese año, con una parrilla similar de siete barras. Un tribunal de distrito sostuvo que no hubo infracción de marca comercial porque las parrillas eran demasiado disímiles para causar confusión al consumidor.

Figura 23.3 Fotos de Parrillas Hummer H2 y Jeep

Otra defensa es el uso justo. La Ley Lanham prohíbe el uso de la marca registrada de otra persona al vender bienes. Sin embargo, cuando una empresa menciona el producto de un competidor para hacer una comparación, esto se llama publicidad comparativa y es un uso justo de la marca registrada del competidor. Honda, por lo tanto, es libre de afirmar que el “Honda Accord es mejor que el Toyota Camry” en su publicidad a pesar de que Toyota y Camry son marcas comerciales.

La Primera Enmienda también reconoce el uso de la parodia, la comedia o la sátira como uso justo. Las parodias cómicas en televisión que se burlan de, o usan, los logotipos de la compañía son un ejemplo de este uso justo. La Primera Enmienda también es una defensa para sitios web dirigidos por activistas de consumo que buscan criticar o parodiar a empresas, como “www.fordreallysucks.com” o “www.peopleofwalmart.com”.