18.2: Patentes

Objetivos de aprendizaje

1. Explique por qué el Congreso otorgaría monopolios exclusivos (patentes) por ciertos periodos de tiempo.
2. Describir qué tipo de cosas pueden ser patentables y qué tipos de cosas pueden no ser patentables.
3. Explicar los procedimientos para obtener una patente, y cómo los derechos de patente pueden ser un tema donde la invención es creada por un empleado.
4. Entender quién puede demandar por infracción de patente, sobre qué bases y con qué posibles recursos.

Fuente de Autoridad y Duración

Las leyes de patentes y derechos de autor son federales, promulgadas por el Congreso bajo la facultad que otorga el artículo I de la Constitución “para promover el Progreso de la Ciencia y las Artes útiles, asegurando por tiempos limitados a Autores e Inventores el Derecho exclusivo a sus respectivos Escritos y Descubrimientos”. Bajo la ley vigente, una patente otorga a un inventor derechos exclusivos para hacer, usar o vender una invención por veinte años. (Si la patente es una patente de diseño—protegiendo la apariencia más que la función de un artículo— el periodo es de catorce años). A cambio de este monopolio limitado, el inventor debe revelar completamente, en documentos presentados en la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) de Estados Unidos, una descripción completa de la invención.

Patentabilidad

Lo que se puede patentar

La ley de patentes dice que “cualquier proceso nuevo y útil, máquina, fabricación o composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil de la misma” puede ser patentado.35 Código de Estados Unidos, Sección 101. Un proceso es un “proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso conocido, máquina, fabricación, composición de materia o material” 35 Código de Estados Unidos, Sección 101. Un proceso para la fabricación de acero laminado, por ejemplo, califica como un proceso patentable bajo el estatuto. Una máquina es un aparato particular para lograr cierto resultado o llevar a cabo un proceso distinto: tornos, prensas de impresión, motores y la ginebra de algodón son ejemplos de los cientos de miles de máquinas que han recibido patentes estadounidenses desde la primera Ley de Patentes en 1790. Una manufactura es un artículo o un producto, como un televisor, un automóvil, un teléfono o una bombilla. Una composición de la materia es una nueva disposición de elementos para que el compuesto resultante, como una aleación metálica, no se encuentre en la naturaleza. En Commissioner of Patents v. Chakrabarty, Commissioner of Patents v. Chakrabarty, 444 U.S. 1028 (1980). la Corte Suprema dijo que incluso los organismos vivos —en particular, una nueva bacteria “genéticamente manipulada” que podría “comer” derrames de petróleo— podrían ser patentados. La decisión Chakrabarty ha generado innovación: una variedad de pequeñas empresas biotecnológicas han atraído a capitalistas de riesgo y otros inversionistas.

Según la PTO, las secuencias génicas son materia patentable, siempre que se aíslen de su estado natural y se procesen de manera que las separe de otras moléculas que ocurren naturalmente con ellas. Las patentes de genes, siempre polémicas, generaron nueva controversia cuando la PTO emitió una patente a Human Genome Sciences, Inc. por un gen que se encontró que sirve como plataforma desde la cual el virus del SIDA puede infectar células del cuerpo. Los críticos criticaron al PTO por permitir la “propiedad” de un gen humano natural y por emitir patentes sin requerir una demostración de la utilidad del gen. En 2000 siguieron nuevos lineamientos de la PTO; estos se centraron en exigir que el solicitante hiciera una fuerte demostración sobre el aspecto de utilidad de la patentabilidad y disminuyeron un poco la avalancha de solicitudes de patentes biotecnológicas.

Todavía hay otras categorías de sujetos patentables. Una mejora es una alteración de un proceso, máquina, fabricación o composición de la materia que satisfaga una de las pruebas de patentabilidad dadas más adelante en esta sección. Los diseños ornamentales nuevos y originales para artículos de manufactura son patentables (por ejemplo, la forma de una lámpara); las obras de arte no son patentables sino que están protegidas por la ley de derechos de autor. También son patentables nuevas variedades de plantas cultivadas o hibridadas, al igual que las cepas genéticamente modificadas de soya, maíz u otros cultivos.

Lo que no puede ser patentado

Se pueden patentar muchas cosas, pero no (1) las leyes de la naturaleza, (2) los fenómenos naturales y (3) las ideas abstractas, incluidos los algoritmos (fórmulas paso a paso para realizar una tarea específica).

Una pregunta frecuente es si se pueden emitir patentes para programas informáticos. El PTO se mostró reacio a hacerlo al principio, basado en la noción de que los programas de computadora no eran “novedosos” —el programa de software incorporaba automatización de procesos manuales o utilizaba ecuaciones matemáticas (que no eran patentables). Pero en 1998, la Suprema Corte sostuvo en Diamond v. Diehr Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981). que se podrían obtener patentes para un proceso que incorporara un programa de computadora si el proceso en sí era patentable.

Un proceso de negocio también puede ser patentable, como la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó en 1998 en State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group, Inc. State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). Signature Financial contaba con una patente para un sistema de contabilidad computarizada que determinaba los precios de las acciones mediante una serie de cálculos matemáticos que ayudarían a administrar los fondos State Street demandó para impugnar esa patente. Firma argumentó que su modelo y proceso estaban protegidos, y el tribunal de apelaciones lo confirmó como una “aplicación práctica de una matemática, algoritmo, fórmula o cálculo”, porque produce un “resultado útil, concreto y tangible”. Desde State Street, muchas otras firmas han solicitado patentes de procesos comerciales. Por ejemplo, Amazon.com obtuvo una patente de proceso de negocio para su sistema de pedidos de “un clic”, un método para procesar pedidos con tarjeta de crédito de forma segura. (Pero vea Amazon.com v. BarnesAndNoble.com, Amazon.com v. BarnesAndNoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001). en la que el tribunal de apelaciones rechazó la impugnación de Amazon a BarnesandNoble.com utilizando su sistema de pedidos Express Land con un solo clic.)

Pruebas de patentabilidad

El hecho de que una invención caiga dentro de una de las categorías de sujetos patentables, no es necesariamente patentable. La Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales han establecido ciertas pruebas que primero deben cumplirse. Para aprobar una solicitud de patente, el PTO (como parte del Departamento de Comercio) requerirá que la invención, descubrimiento o proceso sea novedoso, útil y no obvio a la luz de la tecnología actual.

Quizás la prueba más significativa de patentabilidad es la de obviedad. El acto dice que ninguna invención puede patentarse “si las diferencias entre la materia objeto que se pretende patentar y la técnica anterior son tales que la materia en su conjunto habría sido obvia en el momento en que se hizo la invención a una persona con experiencia ordinaria en la técnica a la que dicha materia pertenece.” Esta disposición de la ley ha dado lugar a innumerables causas judiciales, especialmente sobre patentes de mejora, cuando quienes desean utilizar una invención sobre la que se ha emitido una patente se han negado a pagar regalías alegando que la invención era obvia para cualquiera que mirara.

Procedimientos para la Obtención de una Patente

En general, Estados Unidos (a diferencia de muchos otros países) otorga un derecho de patente a la primera persona en inventar un producto o proceso en lugar de a la primera persona en solicitar una patente sobre ese producto o proceso. Como cuestión práctica, sin embargo, alguien que invente un producto o proceso pero no presente de inmediato debe guardar notas de investigación detalladas u otras pruebas que documenten la fecha de la invención. Un inventor que no solicite una patente dentro de un año a partir de esa fecha perderá los derechos otorgados a un inventor que haya publicado detalles de la invención o la haya ofrecido a la venta. Pero hasta que haya pasado el año, la PTO no podrá emitir una patente a X si Y ha descrito la invención en una publicación impresa aquí o en el extranjero o la invención ha sido de uso público o a la venta en este país.

Un inventor no puede obtener una patente automáticamente; obtener una patente es un proceso costoso y lento, y el inventor necesitará los servicios de un abogado de patentes, un profesional altamente especializado. El abogado ayudará a desarrollar la especificación requerida, una descripción de la invención que da suficiente detalle para que un experto en la técnica pueda hacer y usar la invención. Después de recibir una solicitud, un examinador de PTO buscará los registros y aceptará o rechazará la reclamación. Por lo general, el abogado negociará con el examinador y reescribirá y perfeccionará la solicitud hasta que sea aceptada. Un rechazo puede ser apelado, primero ante la Junta de Apelaciones de la PTO y luego, si eso falla, ante el tribunal federal de distrito en el Distrito de Columbia o ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, el tribunal sucesor del antiguo Tribunal de Aduanas y Apelaciones de Patentes de Estados Unidos.

Una vez presentada la solicitud de patente, el inventor o una empresa a la que haya cedido la invención podrá poner las palabras “patente pendiente” sobre la invención. Estas palabras no tienen ningún efecto jurídico. Cualquiera es libre de hacer la invención siempre y cuando aún no se haya emitido la patente. Pero sí avisan a otros de que se ha solicitado una patente. Una vez otorgada la patente, los infractores podrán ser demandados aunque el infractor haya hecho el producto y lo haya ofrecido a la venta antes de que se concediera la patente.

En el mercado global actual, obtener una patente estadounidense es importante pero no suele ser suficiente protección. El inventor a menudo también necesitará asegurar la protección mediante patente en otros países. En virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), las partes de un país pueden solicitar la protección de patentes o marcas en cualquiera de los demás países miembros (172 países a partir de 2011). El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio estableció normas para proteger los derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas y derechos de autor) y establece que cada nación miembro debe tener leyes que protejan los derechos de propiedad intelectual con acceso efectivo a los sistemas judiciales para perseguir sanciones civiles y penales por violaciones a tales derechos.

Propiedad de la patente

El titular de la patente tiene derecho a hacer y comercializar la invención y a excluir a otros de hacerlo. Debido a que la patente es una especie de propiedad, puede ser transferida. El inventor podrá ceder parte o la totalidad de su interés en la patente o conservar los intereses patrimoniales y licenciar a otros para que fabriquen o utilicen la invención a cambio de pagos conocidos como regalías. La licencia puede ser exclusiva con un licenciatario, o el inventor puede licenciar a muchos para explotar la invención. Una limitación importante en el derecho del inventor al interés de la patente es el llamado derecho de tienda. Este es un derecho creado por los tribunales estatales por motivos equitativos que otorgan a los empleadores una licencia no exclusiva y libre de regalías para usar cualquier invención hecha por un empleado a tiempo de la compañía y con materiales de la compañía. El derecho de tienda entra en juego solo cuando una empresa no tiene entendimiento expreso o implícito con sus empleados. La mayoría de los laboratorios corporativos tienen acuerdos contractuales con los empleados sobre quién es el propietario de la invención y qué regalías se pagarán.

Demandas por Infracción e Invalidez

Las demandas por infracción de patente pueden surgir de tres formas: 1) el titular de la patente puede solicitar daños y una medida cautelar contra el infractor en un tribunal federal, solicitando también daños por regalías y lucro cesante; 2) incluso antes de ser demandado, el imputado puede llevar al titular de la patente a los tribunales bajo la ley federal Ley de Sentencia Declaratoria, en la que se busca una declaración judicial de que la patente es inválida; 3) el titular de la patente podrá demandar a un licenciatario por las regalías que se aleguen adeudadas, y el licenciatario podrá reafirmar que la patente es Tal demanda, si se inicia en la corte estatal, podrá ser removida ante un tribunal federal.

En una demanda federal por infracción de patente, el tribunal podrá otorgar a la parte ganadora el reembolso de los honorarios y costas de los abogados. Si la infracción se considera dolosa, el tribunal puede triplicar el monto de los daños otorgados. Antes de 2006, los tribunales normalmente otorgaban medidas cautelares permanentes para evitar futuras infracciones. Citando eBay, Inc. v. Merc Exchange, LLC, eBay, Inc. v. Merc Exchange, LLC, 546 U.S. 388 (2006). la Corte Suprema dictaminó que los titulares de patentes no tienen automáticamente derecho a una orden judicial permanente contra la infracción durante la vigencia de la patente. Los tribunales tienen la discrecionalidad para determinar si la justicia requiere de un mandamiento judicial permanente, y pueden concluir que el interés público y los principios equitativos pueden satisfacerse mejor únicamente con daños compensatorios.

Demostrar infracción puede ser una tarea difícil. Muchas empresas emplean ingenieros para “diseñar alrededor” de un producto de patente, es decir, para buscar formas de alterar el producto hasta tal punto que el producto sustituto ya no consiste en suficientes elementos de la invención salvaguardados por la patente. Sin embargo, los productos, procesos o máquinas infractores no necesitan ser idénticos; como dijo la Suprema Corte en Sanitary Refrigerator Co. v. Winers, Sanitary Refrigerator Co. v. Winers, 280 U.S. 30 (1929). “un dispositivo es una infracción de otro... si dos dispositivos hacen lo mismo funcionan sustancialmente de la misma manera, y logran sustancialmente el mismo resultado... aunque difieran en nombre, forma o forma”. Esto se conoce como la doctrina de los equivalentes. En una demanda por infracción, el tribunal debe elegir entre estos dos extremos: legítimo “diseño alrededor” e infracción a través de algún producto equivalente.

Una demanda por infracción a menudo puede ser peligrosa porque el demandado casi siempre afirmará en su respuesta que la patente es inválida. El titular de la patente demandante corre así el riesgo de que le sea quitada toda su patente si el tribunal está de acuerdo. Al pronunciarse sobre la validez, el órgano jurisdiccional podrá considerar todas las pruebas, como la técnica anterior y la obviedad, discutidas en la Sección 18.1.2 “Patentabilidad” y dictaminar sobre éstas independientemente de las conclusiones extraídas por la PTO.

Uso indebido de patentes

Si bien una patente es un monopolio otorgado al inventor o a su cesionario o licenciatario, el poder monopolista está legalmente limitado. Un propietario que abusa de la patente puede encontrar que perderá una demanda por infracción. Una forma común de uso indebido es vincular el bien patentado a algún producto no patentado, por ejemplo, un proyector de películas patentado que no se venderá a menos que el comprador acepte alquilar películas suministradas únicamente por el fabricante del proyector de películas, o un fabricante de fotocopiadoras que requiera que los compradores compren papel normal de él. Diversas disposiciones de las leyes federales antimonopolio, entre ellas, específicamente, la Sección 3 de la Ley Clayton, proscriben ciertos tipos de arreglos de vinculación. Otra forma de uso indebido de patentes es una disposición del acuerdo de licencia que prohíbe al fabricante fabricar también productos competidores. Si bien los tribunales se han pronunciado en contra de varios otros tipos de mal uso, el principio general es que el propietario no puede utilizar su patente para limitar el comercio de bienes no patentados.

Llave para llevar

Muchas “cosas” diferentes son patentables, incluyen secuencias génicas, procesos comerciales y cualquier otra “invención útil”. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos actúa sobre las solicitudes iniciales y puede otorgar una patente a un solicitante. La patente, que permite un monopolio por tiempo limitado, es de veinte años. Las categorías de cosas patentables incluyen procesos, máquinas, manufacturas, composiciones de materia y mejoras. Las ideas, los procesos mentales, las sustancias naturales, los métodos de hacer negocios, la materia impresa y los principios científicos no pueden patentarse. Los titulares de patentes pueden demandar por infracción y regalías de un usuario infractor.

Ejercicios

1. Calera, Inc. descubre una manera de capturar las emisiones de dióxido de carbono en una central eléctrica de California y utilizarlas para hacer cemento. Esto es una victoria para la compañía eléctrica, que necesita reducir sus emisiones de dióxido de carbono, y una victoria para Calera. Calera decide patentar esta invención. ¿Qué tipo de patente sería esta? ¿Una máquina? ¿Una composición de la materia? ¿Una manufactura?
2. En su opinión, ¿cuál es el beneficio de permitir que las empresas aíslen material genético y reclamen una patente? ¿Qué tipo de patente sería esta? ¿Una máquina? ¿Una composición de la materia? ¿Una manufactura?
3. ¿Cómo podría un “inventor de garaje”, trabajando por su cuenta, proteger una invención patentable sin dejar de demostrarla a una gran empresa que podría llevar la invención al mercado?