18.6: Casos

Uso Justo en Derechos de Autor

Elvis Presley Enterprises et al. v. Passport Video et al.

349 F.3d 622 (Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, 2003)

TALLMAN, JUEZ DE CIRCUITO:

Los demandantes son un grupo de empresas y personas que poseen derechos de autor en diversos materiales relacionados con Elvis Presley. Por ejemplo, el demandante SOFA Entertainment, Inc., es el propietario registrado de varias apariciones de Elvis en The Ed Sullivan Show. El demandante Promenade Trust posee los derechos de autor de dos especiales de televisión con Elvis: The Elvis 1968 Comeback Special y Elvis Aloha de Hawaii. ... Muchos Demandantes se encuentran en el negocio de licenciar sus derechos de autor. Por ejemplo, SOFA Entertainment cobra 10.000 dólares por minuto por el uso de las apariciones de Elvis en The Ed Sullivan Show.

Passport Entertainment y sus entidades relacionadas (colectivamente “Passport”) produjeron y vendieron The Definitive Elvis, un video documental de 16 horas sobre la vida de Elvis Presley. The Definitive Elvi s se vendió por 99 dólares al por menor. Los demandantes alegan que miles de copias fueron enviadas a puntos de venta y otros distribuidores. En su caja, The Definitive Elvis se describe a sí mismo como una mirada integral y profunda a la vida y carrera de un hombre cuya popularidad no tiene rival en la historia del mundo del espectáculo y que sigue atrayendo a millones de nuevos fanáticos cada año. ...

The Definitive Elvis utiliza materiales protegidos por derechos de autor de los Demandantes en una variedad de formas. Con el metraje de video, el documental suele utilizar tomas de Elvis que aparecen en televisión mientras un narrador o entrevistado habla sobre la película. Estos clips van desde solo unos segundos de longitud hasta porciones que duran hasta 30 segundos. En algunas instancias, los clips son objeto de comentarios de audio, mientras que en otros casos se caracterizarían más adecuadamente como “relleno” de video porque el comentarista está discutiendo un tema diferente o más general que la actuación de Elvis en un programa de televisión en particular. Pero también es significativa la frecuencia con la que se utiliza el metraje de video protegido por derechos de autor. El Elvis Definitivo emplea estos clips, en muchos casos, repetidamente. En total, al menos del 5% al 10% de The Definitive Elvis utiliza materiales protegidos por derechos de autor de los Demandantes.

El uso del metraje de video, sin embargo, no se limita a breves clips. ... Se repite el treinta y cinco por ciento de sus apariciones en The Ed Sullivan Show, así como a tres minutos de The 1968 Comeback Special.

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Demandantes demandaron a Passport por infracción de derechos de autor. ... Pasaporte, sin embargo, afirma que su uso de los materiales protegidos por derechos de autor fue “uso justo” bajo 17 U.S.C. § 107. Los demandantes solicitaron una medida cautelar preliminar, la cual fue otorgada por el tribunal de distrito después de una audiencia. El tribunal de distrito determinó que el uso de Passport de los materiales protegidos por derechos de autor de los Demandantes probablemente no era un uso justo. El tribunal ordenó a Pasaporte vender o distribuir El Elvis Definitivo. Pasaporte apelaciones oportunas.

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Primero abordamos el propósito y el carácter del uso por parte de Passport de los materiales protegidos por derechos de autor de los Demandantes. Aunque no es controlador, el hecho de que un nuevo uso sea comercial en lugar de no lucrativo pesa en contra de un hallazgo de uso justo. Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 562, 85 L. Ed. 2d 588, 105 S.Ct. 2218 (1985). Y el grado en que el nuevo usuario explota los derechos de autor con fines comerciales, a diferencia del uso incidental como parte de una empresa comercial, afecta el peso que le damos a la naturaleza comercial como factor. Más importante para el primer factor de uso justo, sin embargo, es la naturaleza “transformadora” de la nueva obra. En concreto, nos preguntamos “si la nueva obra... simplemente reemplaza los objetos de la creación original, o en su lugar agrega algo nuevo, con otro propósito o carácter diferente, alterando la primera con nueva expresión, significado o mensaje...” Cuanto más transformadora sea una nueva obra, menos significativas otras indagaciones, como el comercialismo, se convierten.

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El tribunal de distrito a continuación determinó que el propósito y el carácter de The Definitive Elvis probablemente pesarán en contra de un hallazgo de uso justo. No podemos decir, con base en esta constancia, que el tribunal de distrito abusó de su discreción.

En primer lugar, el uso de Passport, si bien es una biografía, es claramente de carácter comercial. Pero lo que es más significativo, Passport busca sacar provecho directamente de los derechos de autor que utiliza sin licencia. Uno de los puntos de venta más destacados de la caja de El Elvis Definitivo es que “Cada Apariencia de Cine y Televisión está representada”. Passport no es anunciar una crítica académica o un análisis histórico, sino que busca sacar provecho al menos en parte del valor inherente de entretenimiento de las apariciones de Elvis en programas como The Steve Allen Show, The Ed Sullivan Show y The 1968 Comeback Special. La afirmación de Passport de que se trata de una investigación académica que contiene comentarios biográficos sobre la vida de Elvis no es dispositiva de la investigación de uso justo.

Segundo, el uso de los derechos de autor de los Demandantes por parte de Passport no es consistentemente transformador. Es cierto que el uso de muchos de los clips de televisión por parte de Passport es transformador porque los clips se reproducen solo unos segundos y se utilizan con fines de referencia mientras un narrador habla sobre ellos o los entrevistados explican su contexto en la carrera de Elvis. Pero las locuciones en off no necesariamente transforman una obra. ...

Sería imposible producir una biografía de Elvis sin mostrar algunas de sus apariciones televisivas más famosas con fines de referencia. Pero algunos de los clips se reproducen sin mucha interrupción, si los hay. El propósito de mostrar estos clips probablemente va más allá de simplemente hacer una referencia para una biografía, sino que sirve al mismo valor intrínseco de entretenimiento que está protegido por los derechos de autor de los Demandantes.

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El tercer factor es la cantidad y sustancialidad de la porción utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor en su conjunto. Este factor evalúa tanto la cantidad del trabajo realizado como la calidad e importancia de la porción tomada. En cuanto a la cantidad, la copia “no puede ser excusada por el mero hecho de que sea insustancial con respecto a la obra infractora”. Harper & Row, 471 Estados Unidos a 565 (énfasis en el original). Pero si la cantidad utilizada es sustancial con respecto a la obra infractora, es evidencia del valor de la obra con derechos de copia.

El uso de Passport de clips de apariciones en televisión, aunque en la mayoría de los casos de corta duración, se repitió numerosas veces a lo largo de las cintas. Si bien el uso de un pequeño número de clips para hacer referencia a un evento con fines biográficos parece justo, usar un clip una y otra vez probablemente ya no servirá para un propósito biográfico. Adicionalmente, algunos de los clips no eran cortos en longitud. El uso de Passport de la aparición de Elvis en The Steve Allen Show se reproduce durante más de un minuto y muchos más clips se reproducen durante más de unos pocos segundos.

Adicionalmente, aunque los clips son relativamente cortos en comparación con todos los programas que tienen derechos de autor, en muchos casos son el corazón de la obra. Lo que hace valiosas estas obras protegidas por derechos de autor es la aparición de Elvis en los programas, en muchos casos cantando los pasajes más familiares de sus canciones más populares. Los demandantes están en el negocio de licenciar estos derechos de autor. Tomando porciones clave extrae la parte más valiosa de las obras protegidas por derechos de autor de los Demandantes. Con respecto a las fotografías, a menudo se usa toda la imagen. La música, es cierto, generalmente se reproduce sólo por unos segundos.

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El último, y “sin duda el más importante” de todos los factores, es el efecto que el uso tendrá sobre el mercado potencial y el valor de las obras protegidas por derechos de autor. Harper & Row, 471 Estados Unidos en 566. Debemos “considerar no sólo la magnitud del daño de mercado causado por las acciones particulares del presunto infractor, sino también si una conducta irrestricta y generalizada del tipo que realiza el demandado... resultaría en un impacto sustancialmente adverso en el mercado potencial para el original”. Campbell, 510 U.S. al 590. Cuanto más transformadora sea la nueva obra, menos probable es que el uso de materiales protegidos por derechos de autor por parte de la nueva obra afecte al mercado de los materiales. Por último, si el propósito de la nueva obra es de carácter comercial, “podrá presumirse la probabilidad [de daño al mercado]”. A&M Records, 239 F.3d en 1016 (citando a Sony, 464 EE.UU. en 451).

El tribunal de distrito determinó que el uso de Passport de los materiales protegidos por derechos de autor de los Demandantes probablemente afecte el mercado de esos materiales. Esta conclusión no fue claramente errónea.

Primero, el uso de Passport es de naturaleza comercial, y así podemos asumir daños en el mercado. Segundo, Passport ha anunciado expresamente que The Definitive Elvis contiene las apariciones en televisión por las que los Demandantes normalmente cobran una tasa de licencia. Si este tipo de uso se generalizara, probablemente socavaría el mercado de venta de material protegido por derechos de autor de los Demandantes. Esta conclusión, sin embargo, no se aplica a la música y a las fotografías fijas. Parece poco probable que alguien en el mercado de estos materiales compre The Definitive Elvis en lugar de un producto debidamente licenciado. Tercero, el uso de Passport de las apariciones en televisión no fue, en algunos casos, transformador, y por lo tanto es probable que estos usos afecten al mercado porque tienen el mismo propósito que las obras originales de los Demandantes.

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Destacamos que nuestra celebración de hoy no pretende expresar cómo dictaminaríamos si estuviéramos examinando el caso ab initio como jueces de distrito. En cambio, limitamos nuestra revisión a si el tribunal de distrito abusó de su discreción cuando sopesó juntos los cuatro factores legales de uso justo y determinó que los Demandantes probablemente tendrían éxito en cuanto al fondo. Si bien podríamos ver este caso más cerca de lo que lo vio el tribunal de distrito, sostenemos que no hubo abuso de discreción en la decisión del tribunal de otorgar el alivio solicitado por los Demandantes.

AFIRMARON.

PREGUNTAS DE CASOS

1. ¿Cómo sopesaría los cuatro factores en este caso? Si el tribunal de primera instancia hubiera encontrado un uso justo, ¿el tribunal de apelaciones habría revocado su fallo?
2. ¿Por qué crees que el cuarto factor es especialmente importante?
3. ¿Cuál es el significado de la discusión sobre aspectos “transformadores” del producto del demandado?

Infracción y dilución de marcas

Playboy Enterprises contra Welles

279 F.3d 796 (Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, 2001)

T. G. NELSON, Juez de Circuito:

Terri Welles apareció en la portada de Playboy en 1981 y fue elegida para ser Playboy Playmate del Año para 1981. Su uso del título “Playboy Playmate of the Year 1981”, y su uso de otros términos de marca registrada en su sitio web están en juego en esta demanda. Durante el periodo de tiempo relevante, el sitio web de Welles ofreció información y fotos gratuitas de Welles, anunciaba fotos en venta, anunciaba membresías en su club de fotografía y promovió sus servicios como vocera. Una sección biográfica describió la selección de Welles como Playmate of the Year en 1981 y sus años modelando para PEI. El sitio incluyó un descargo de responsabilidad que decía lo siguiente: “Este sitio no está avalado, ni patrocinado, ni afiliado a Playboy Enterprises, Inc. PLAYBOY tm PLAYMATE OF THE YEAR tm Y PLAYMATE OF THE MONTH tm son marcas registradas de Playboy Enterprises, Inc.”

Wells utilizó (1) los términos “Playboy” y “Playmate” en las metamarcas del sitio web; (2) la frase “Playmate del año 1981” en la cabecera del sitio web; (3) las frases “Playboy Playmate del año 1981” y “Playmate del año 1981” en diversos anuncios de banner, que pueden transferirse a otros sitios web; y (4 ) el uso repetido de la abreviatura “PMOY '81” como marca de agua en las páginas del sitio web. PEI alegó que estos usos de sus marcas constituían infracción de marca, dilución, falsa denominación de origen y competencia desleal. El tribunal de distrito concedió la moción de sentencia sumaria de los demandados. PEI apela la concesión de sentencia sumaria sobre sus demandas de infracción y dilución. Afirmamos en parte y revertimos en parte.

A. Infracción de marcas

Excepto por el uso de los términos protegidos de PEI en el fondo de pantalla del sitio web de Welles, concluimos que los usos de las marcas comerciales de PEI por parte de Welles son permitidos, usos nominativos. No implican ningún patrocinio o aval vigente por parte de PEI. En cambio, sirven para identificar a Welles como un pasado “Playmate of the Year” de PEI.

Articulamos la prueba para un uso nominativo permisible en New Kids On The Block v. New America Publishing, Inc. La banda, New Kids On The Block, reclamó infracción de marca registrada derivada del uso de su nombre de marca registrada por varios periódicos. Los periódicos habían realizado encuestas preguntando qué miembro de la banda New Kids On The Block era el mejor y más popular. El uso del término de marca registrada por los papeles no se encontraba dentro de la doctrina tradicional del uso justo. A diferencia de un escenario tradicional de uso justo, el periódico demandado utilizaba el término de marca registrada para describir no su propio producto, sino el del demandante, por lo que los factores utilizados para evaluar el uso justo eran inaplicables. No obstante, el uso fue permisible, concluimos, en base a su naturaleza nominativa.

Adoptamos la siguiente prueba para uso nominativo:

Primero, el producto o servicio en cuestión debe ser uno que no sea fácilmente identificable sin el uso de la marca; segundo, sólo se podrá utilizar la mayor parte de la marca o marcas que sea razonablemente necesario para identificar el producto o servicio; y tercero, el usuario no debe hacer nada que, junto con la marca, sugiera patrocinio o aval por parte del titular de la marca.

Agrupamos los usos de los términos de la marca registrada de PEI en tres con el propósito de aplicar la prueba para uso nominativo.

1. Titulares y anuncios de pancartas.

...

El tribunal de distrito identificó adecuadamente la situación de Welles como una que debe... ser exceptuada. No existe ningún sustituto descriptivo para las marcas registradas de PEI en este contexto. ... Así como los periódicos de New Kids solo podían identificar claramente a la banda usando su nombre de marca registrada, Welles solo puede identificarse claramente usando el título de marca registrada de PEI.

La segunda parte de la prueba de uso nominativo requiere que “sólo se pueda utilizar la mayor parte de la marca o marcas que sea razonablemente necesario para identificar el producto o servicio [.]” New Kids proporcionó los siguientes ejemplos para explicar este elemento: “[Un] competidor de refrescos tendría derecho a comparar su producto con Coca-Cola o Coca-Cola, pero no tendría derecho a usar las letras distintivas de Coca-Cola”. De igual manera, en un caso pasado, a un taller de automóviles se le permitió usar el término de marca registrada “Volkswagen” en un letrero que describía los autos que reparaba, en parte porque la tienda “no usaba el estilo distintivo de las letras ni la combinación de colores de Volkswagen, ni exhibió el emblema 'VW' cercado”. Los anuncios de banner y titulares de Welles satisfacen este elemento porque utilizan solo las palabras de marca registrada, no la fuente o los símbolos asociados con las marcas comerciales.

El tercer elemento requiere que el usuario haga “nada que, en conjunto con la marca, sugiera patrocinio o endoso por parte del titular de la marca”. En cuanto a este elemento, concluimos que aparte del fondo de pantalla, que abordamos por separado, Welles no hace nada en conjunción con su uso de las marcas para sugerir patrocinio o aval por parte de PEI. Las marcas se utilizan claramente para describir el título que recibió de PEI en 1981, título que ayuda a describir quién es. No sería razonable suponer que los Chicago Bulls patrocinaron un sitio web de Michael Jordan simplemente porque su nombre aparecía con la denominación “ex Chicago Bull”. De igual manera, en este caso, no sería razonable suponer que PEI patrocina o avala actualmente a alguien que se describe a sí misma como “Playboy Playmate del Año en 1981”. La designación del año, en nuestro caso, cumple la misma función que el “primero” en nuestro ejemplo. Demuestra que cualquier patrocinio o aval ocurrió en el pasado.

Por las razones anteriores, concluimos que el uso por parte de Welles de las marcas de PEI en sus titulares y anuncios publicitarios es un uso nominativo exceptuado de la ley de infracción de marcas.

2. MetaEtiquetas

Welles incluye los términos “playboy” y “playmate” en sus metaEtiquetas. Las metamarcas describen el contenido de un sitio web utilizando palabras clave. Algunos motores de búsqueda buscan metatags para identificar sitios web relevantes para una búsqueda. Así, cuando un buscador de internet ingresa a “playboy” o “playmate” en un motor de búsqueda que usa metamarcas, los resultados incluirán el sitio de Welles. Debido a que las metatags de Welles no repiten ampliamente los términos, su sitio no estará en la parte superior de la lista de resultados de búsqueda. Aplicando la prueba de tres factores para uso nominativo, concluimos que el uso de los términos de marca registrada en las metamarcas de Welles es nominativo.

Como discutimos anteriormente con respecto a los titulares y anuncios de pancartas, Welles no tiene una manera práctica de describirse a sí misma sin usar términos de marca registrada. En el contexto de las metatags, concluimos que no tiene una forma práctica de identificar el contenido de su sitio web sin hacer referencia a las marcas registradas de PEI.

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Impedir su uso tendría el efecto no deseado de obstaculizar el libre flujo de información en internet, algo que ciertamente no es un objetivo del derecho de marcas. En consecuencia, el uso de términos de marca registrada en las metamarcas cumple con la primera parte de la prueba de uso nominativo. ... Concluimos que las metamarcas satisfacen también el segundo y tercer elemento de la prueba. Las metamarcas utilizan solo la mayor parte de las marcas según sea razonablemente necesario y no se hace nada en conjunto con ellas para sugerir patrocinio o endoso por parte del titular de la marca. Observamos que nuestra decisión podría diferir si las metamarcas enumeraran el término de marca registrada tan repetidamente que el sitio de Welles aparecería regularmente por encima de PEI en las búsquedas de uno de los términos de marca registrada.

3. Papel tapizado/filigrana.

El fondo, o papel tapiz, del sitio de Welles consiste en la abreviatura repetida “PMOY '81”, que significa “Playmate of the Year 1981”. El nombre o semejanza de Welles no aparece antes ni después de “PMOY '81”. El patrón creado por la abreviatura repetida aparece como fondo de las diversas páginas del sitio web. Al aceptar, para los efectos del presente recurso, que la abreviatura “PMOY” efectivamente tiene derecho a protección, concluimos que el uso repetido y estilizado de esta abreviatura no cumple con la prueba de uso nominativo.

La representación repetida de “PMOY '81” no es necesaria para describir a Welles. “Playboy Playmate del año 1981” es bastante adecuado. Además, el término ni siquiera parece describir a Welles; su nombre o semejanza no aparecen antes o después de cada “PMOY '81”. Debido a que el uso de la abreviatura falla en la primera punta de la prueba de uso nominativo, no necesitamos aplicar las siguientes dos puntas de la prueba.

Debido a que la defensa del uso nominativo falla aquí, y ya hemos determinado que no se aplica la doctrina del uso justo, remitimos al tribunal de distrito. El tribunal debe determinar si la ley de marcas protege la abreviatura “PMOY”, tal como se usa en el papel tapiz.

B. Dilución de Marcas [En este punto, el tribunal considera y rechaza la demanda de dilución de marcas de PEI.]

Conclusión

Por las razones anteriores, afirmamos la concesión de sentencia sumaria por el tribunal de distrito en cuanto a las demandas de PEI por infracción de marca y dilución de marca, con la única excepción del uso de la abreviatura “PMOY”. Invertimos en cuanto a la abreviatura y la prisión preventiva para considerar si merece protección en virtud de una infracción o una teoría de dilución.

PREGUNTAS DE CASOS

1. ¿Está de acuerdo con la decisión del tribunal de que aquí no hay dilución?
2. Si PMOY no es una marca registrada, ¿por qué lo discute el tribunal?
3. ¿Qué significa “uso nominativo” en el contexto de este caso?
4. En términos comerciales, ¿por qué PEI pensaría siquiera que estaba perdiendo dinero, o podría perder dinero, con base en el uso de Welles de sus marcas identificativas?